2018年以來，圍繞涉及葡糖淀粉酶變體的系列發(fā)明專利權，宜昌東陽光藥業(yè)股份有限公司（下稱宜昌東陽光公司）和丹尼斯科美國公司（下稱丹尼斯科公司）展開了博弈。
因認為丹尼斯科公司擁有的專利號為ZL200780037776.9、ZL201210042998.2、ZL201080046710.8、ZL200880116695.2、ZL200880110817.7的“葡糖淀粉酶”系列發(fā)明專利權不具備創(chuàng)造性、說明書公開不充分等，宜昌東陽光公司向國家知識產權局原專利復審委員會（下稱原專利復審委員會）提出專利權無效宣告請求。2018年12月29日，原專利復審委員會針對該系列案分別作出第38452號維持專利權有效、第38454號維持專利權有效、第38456號宣告專利權全部無效、第38461號宣告專利權部分無效、第38464號維持專利權有效的審查決定。中國知識產權報記者了解到，目前上述審查決定已生效。
提起無效宣告請求
生物催化是生物技術產業(yè)的核心技術之一，其中發(fā)揮關鍵作用的核心要素之一是生物酶制劑。因此，制備、開發(fā)和應用新的具有優(yōu)異性能的生物酶一直是酶制劑相關領域研發(fā)的熱點和難點。酶制劑中用途最廣、消費量最大的一種酶就涉及葡糖淀粉酶，這種酶廣泛應用于嬰幼兒食品制備、谷物處理、啤酒和白酒生產、果汁加工、葡萄糖和味精生產等食品及調味品制造加工領域。我國每年用于谷物加工的糖化酶達到2萬至3萬噸，其中酶制劑的催化效率對提高工業(yè)生產產能、降低生產成本至關重要。在現(xiàn)有糖化酶的基礎上，采用生物技術對天然酶進行改造以獲得性能優(yōu)異的酶是葡糖淀粉酶領域的重要研究方向。
涉案專利即涉及一系列在已知酶的基礎上通過基因定點突變技術獲得的糖化酶變體，其通過替換已知酶蛋白序列中關鍵位點上的氨基酸殘基，獲得了多種酶學性能改善的更有利于工業(yè)發(fā)酵生產甜味劑和酒精等產品的糖化酶。
該案專利權人丹尼斯科公司是世界最大的食品開發(fā)、生產、銷售公司之一，擁有一系列涉及生物酶的核心技術專利。該案無效宣告請求人宜昌東陽光公司隸屬于深圳東陽光集團，經營范圍涉及醫(yī)用輔料、器械、添加劑及藥物等，其主要產品涉及紅霉素及其衍生物。2015年，宜昌東陽光公司開始進入酶制劑領域，目前，其專利仍主要集中在紅霉素及其衍生物領域，僅有少量涉及“酶”的制備方法。
2018年，丹尼斯科公司以侵犯其發(fā)明專利權為由，將宜昌東陽光公司與岳陽瑞康生物科技股份有限公司起訴至上海知識產權法院。2018年6月29日，該專利侵權糾紛案在上海知識產權法院開庭審理。
2018年4月至6月間，宜昌東陽光針對上述葡糖淀粉酶系列發(fā)明專利權，先后向原專利復審委員會提出無效宣告請求。
2018年10月17日，原專利復審委員會就該系列無效案先后進行了口頭審理，其中就一件名為“具有改變性質的葡糖淀粉酶變體”發(fā)明專利（專利號：ZL200780037776.9）的無效案件進行了公開審理。
宣告發(fā)明專利有效
在口審現(xiàn)場，宜昌東陽光公司提出了多項無效理由，包括說明書公開不充分，不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定；權利要求1、2不符合專利法第二十二條第三款、第二十六條第四款以及專利法實施細則第二十條第一款的規(guī)定。
庭審過程中，雙方的主要爭議焦點在于說明書是否公開充分、涉案發(fā)明是否具備創(chuàng)造性等。
比如，在說明書是否公開充分方面，請求人宜昌東陽光公司認為，涉案專利親本酶殘留活性的離散度很大，也沒有提供原始數據和數據統(tǒng)計分析方法，所以所屬領域技術人員無法確認變體殘留活性與親本酶殘留活性之間是否真正存在顯著差異。
對此，專利權人丹尼斯科公司認為，說明書中已經公開了相應的數據，以及具體的測定方法，專利權利說明書公開是充分的。
該案合議組經審理認為，盡管說明書并未公開熱穩(wěn)定性測定、乙醇篩選測定及增甜劑篩選測定的原始實驗數據和數據統(tǒng)計分析方法，但是說明書中記載的上述實驗數據已經使得所屬領域技術人員確信發(fā)明的方法能夠實現(xiàn)對親本葡糖淀粉酶的比活和/或熱穩(wěn)定性的改善。
綜上，該案合議組認為請求人關于說明書公開不充分的理由不成立，最終得出涉案專利權有效的審查結論。
提供類案審理思路
該案合議組成員在接受本報記者采訪時表示，該系列案涉及的蛋白序列技術方案在生物技術領域具有典型意義和一定的代表性，同時每個案件的案情各有差異，合議組借助上述無效宣告審查決定從多角度詮釋了此類案件審查標準的適用，對該領域涉及酶變體專利的確權和授權審查標準，例如創(chuàng)造性的判斷、實驗數據的要求、權利要求保護范圍的確定等方面都有一定的指導作用。同時，該案對創(chuàng)新主體也有很好的借鑒價值，有助于其理解專利法對生物技術領域創(chuàng)造性高度、實驗數據等方面的要求，更加合理地保護其創(chuàng)新成果。
“上述系列審查決定的詳細說理過程明晰了審查評判的標準和邊界，基于不同案情所得出的不同結論向社會傳遞了在鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的同時，避免專利權人不合理占有公知公用社會資源的審查理念。”該案合議組成員表示。
對于原專利復審委員會的觀點，專利權人和無效請求人均表示贊同。
專利權人丹尼斯科公司代理人、北京市中咨律師事務所律師黃革生在接受本報記者采訪時表示，上述審查決定相對客觀、準確地詮釋了相關的法律規(guī)定和審查標準，特別是對這類發(fā)明在實施條例的基礎上進行了一定概括，使得專利權人能夠獲得與其發(fā)明貢獻相匹配的保護范圍。上述審查決定無疑將有助于打消創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)對其發(fā)明創(chuàng)造難以在中國獲得有效專利授權的顧慮，有助于更多的生物醫(yī)藥企業(yè)樹立起對中國專利授權制度的信心，進而提升其提交專利申請的積極性。另外，有了相對合理的專利保護范圍，也將減少專利權人維權的難度和成本。
請求人宜昌東陽光公司代理人、北京信諾創(chuàng)成知識產權代理有限公司專利代理人尹吉偉在接受本報記者采訪時認為，上述無效審查決定將對行業(yè)產生兩方面影響：一是啟示生物醫(yī)藥企業(yè)合理開展專利布局，提供盡量完善的實驗數據以獲得相對大的保護范圍來應對授權后的挑戰(zhàn)；二是如何規(guī)避競爭對手的專利，目前生物序列專利在中國授權范圍相對較窄，生物醫(yī)藥企業(yè)可以合理利用規(guī)則，如禁止反悔原則、捐獻原則等合理繞開競爭對手的專利。
案件亮點
生物技術領域中，涉及生物序列的權利要求是一類比較常見、也非常具有領域特色的權利要求類型。其中，對于涉及特定突變方式限定的酶變體權利要求的審查標準雖有一定共識，但尚缺典型案例的實證支撐。涉案決定即體現(xiàn)了上述問題的法律適用原則，具體來說包括以下兩個方面：
一是明確了具有特定突變方式的酶變體的創(chuàng)造性評判的標準，其中針對如何綜合考慮現(xiàn)有技術中酶變體預測方法本身的科學性和可信度、用以作為預測基礎的序列信息與待驗證功能的序列之間的相似性、預測的具體結構區(qū)域與其功能之間關系的明確性等多種因素，在實操層面上給出了合理合法的處置方式。
二是明確了生物技術領域效果實驗數據的一般要求，即并不要求必須是原始實驗數據，只要所述數據能夠使所屬領域技術人員確信發(fā)明能夠產生所述用途和/或效果即可，并且以實證方式加以闡釋，對于此類案件的審理具有一定的指導作用。
